'XS4' is niet altijd 'Access for'…

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem heeft vorige week uitspraak gedaan in een kort geding dat Internetprovider XS4ALL had aangespannen tegen een handelsonderneming in erotische artikelen die gebruik maakte van de aanduiding XS4U.
Wat was er aan de hand? XS4ALL heeft haar naam in 1997 als merk gedeponeerd. De genoemde handelsonderneming had echter in 2001 het beeldmerk “XS4U, X-tra sexy for you” laten inschrijven. Daarnaast heeft zij de internetdomeinen xs4upostorder.nl en xs4u.tv in gebruik.
XS4ALL was daar niet van gediend en vorderde dat haar wederpartij het gebruik van de letter- en cijfercombinatie “XS4” zou staken. De wederpartij kwam daartegenover echter met het verrassende verweer dat “XS4” in haar aanduidingen helemaal niet gelezen moest worden als “Access for”, maar als “extra sexy for“. Om die reden zou van merkinbreuk helemaal geen sprake zijn.

De Voorzieningenrechter overwoog dat het merk van XS4ALL grote bekendheid heeft verworven, “geschreven in zogenoemde internettaal/cryptospraak waarin een combinatie van letters en/of cijfers een betekenis krijgt door die fonetisch te lezen”. Op zichzelf zou de combinatie van letters en/of cijfers niet als merk te monopoliseren zijn, maar wel de wijze waarop XS4ALL de combinatie “XS4” gebruikt, namelijk als internettaal/cryptospraak met de betekenis “Access for”.

Maar… waar de eroticaonderneming haar beeldmerk gebruikt doet zij dat niet als cryptospraak voor “acces for you”, aldus de Voorzieningenrechter. De beoogde betekenis van de combinatie “XS4U” wordt immers duidelijk zichtbaar uitgelegd als “Extra sexy for you”. “XS4” kan weliswaar fonetisch niet worden gelezen als “extra sexy for”, maar de toevoeging “X-tra sexy for you” maakt voldoende duidelijk dat die afkorting is bedoeld. Dit geldt te meer waar XS4U aannemelijk heeft gemaakt dat de hoofdletter “X” in het Engels vaak gebruikt wordt om te verwijzen naar erotische artikelen, met name films. Er is dus uiteindelijk wel enige visuele gelijkenis tussen XS4ALL en XS4U, maar begripsmatig en auditief bezien overwegen de verschillen. Het beeldmerk wordt daarom niet inbreukmakend geacht.
Toepassing van dezelfde redenering op XS4 zonder de toevoeging “X-tra sexy for you” leidt tot het omgekeerde resultaat. Dán is naar het oordeel van de voorzieningenrechter wel sprake van een met het merk van XS4ALL overeenstemmend teken. Zonder nadere uitleg door de toevoeging zal het publiek dit immers lezen als “access for”, te meer daar dit ook verband kan houden met de toevoeging “postorder” en “tv”. Er wordt daarom een verbod uitgesproken gebruik te maken van de combinatie “XS4U” zonder de toevoeging “X-tra sexy for you”. Daarnaast moeten de domeinnamen (waarin van een dergelijk gebruik sprake is) worden overgeschreven naar XS4ALL.

Wat mag uit deze uitspraak worden afgeleid? Volgens de Voorzieningenrechter heeft XS4ALL een merkenrechtelijk monopolie op het gebruik van XS4 in de betekenis “access for“. Wordt de letter/cijfercombinatie echter op een andere manier gebruikt dan mag dat. Daarnaast zal gebruik als access for vermoedelijk nog zijn toegestaan als dat gebeurt voor geheel andere andere goederen of diensten dan die waarvoor het merk is ingeschreven als door dergelijk gebruik bovendien geen reputatieschade wordt toegebracht aan de bekende internetprovider.

Vragen?