Voorzieningenrechter: Tien van Talpa is merkinbreuk

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat door TV10 B.V. was ingesteld tegen John de Mol's Talpa, vanwege diens gebruik van de merknaam 'Tien'. De Voorzieningenrechter is tot het oordeel gekomen dat met 'Tien' inbreuk wordt gemaakt op de diverse merken 'TV10'. Daartoe dienden door de rechter wel een aantal hobbels te worden genomen. Talpa had o.a. aangevoerd dat het merk de laatste jaren niet meer normaal was gebruikt waardoor het was vervallen, dat het merk onvoldoende onderscheidend is en dat 'Tien' er niet mee kan worden verward.

Wij berichtten al over het kort geding in een entry van 26 april; daar valt ook de geschiedenis van TV10 te lezen. Zoals daaruit kan worden afgeleid, is sinds februari 1996 niet meer onder de naam TV10 uitgezonden. Wel is onlangs een licentie verschaft aan SBS, die onder deze naam een digitaal televisiekanaal met shownieuws wil gaan starten. Het lag voor de hand dat Talpa zou aanvoeren dat het merk TV10 aldus al langer dan vijf jaar niet meer normaal was gebruikt hetgeen resulteert in het verval van een merk (in het merkenrecht noemen we dat verval door non usus, 'niet gebruik'). Talpa gaf daarbij aan dat TV 10 de laatste jaren haar naam alleen heeft gebruikt in verband met het bezit van een uitzendlicentie en als contractant met antenne- en kabelexploitanten. Talpa zag dit louter als een (beperkt) gebruik van een handelsnaam en niet van een merk.

De rechter zag het anders. Naar vaste jurisprudentie is sprake van normaal gebruik van een merk als het merk de laatste vijf jaar reëel commercieel is geëxploiteerd: strekte het gebruik ertoe voor de onder het merk aangeboden waren of diensten een afzet te vinden of te behouden of ging het er alleen om het merkrecht in stand te houden? Een gering gebruik van een merk kan op zichzelf voldoende zijn om toch dat eerste aan te kunnen nemen.
Welnu, TV 10 heeft volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij haar merk in de afgelopen jaren is blijven gebruiken voor de commerciële exploitatie van haar televisieuitzendrechten. Dat blijkt uit een gesloten contract uit 2002 met gebruik van naam en logo (= beeldmerk) en uit diverse verzonden facturen voor geleverde diensten waarop het logo prijkt. Het gebruik is volgens de rechter beperkt van omvang, maar het is wel regelmatig, frequent en niet beperkt tot een uiterst geringe periode. Bovendien houdt het voldoende verband met de exploitatie van de door TV 10 aangeboden diensten. Het is ook niet louter handelsnaamgebruik: dat blijkt uit het gebruik maken van het logo. (Ik vermoed dat de TV10 bazen bij het lezen van deze laatste overweging in gedachten onmiddellijk een bonus voor de ontwerper van het briefpapier hebben gereserveerd).
Het verweer van Talpa dat het gebruik van het merk niet voor het televisiepubliek kenbaar is geweest wordt door de rechter terzijde geschoven met de overweging dat voor normaal gebruik voldoende is dat gebruik binnen de televisiebranche heeft plaatsgevonden.

De rechter vond 'TV10' ook voldoende onderscheidend om als merk te kunnen dienen. Talpa had aangevoerd dat 'TV' volledig beschrijvend is voor een televisiezender en dat de toevoeging '10' alleen maar naar een voorkeurszenderknop op de televisie verwijst. De rechter meende echter dat de consument, indien hij wordt geconfronteerd met het merk TV10, voldoende in staat zal zijn de oorsprong van de diensten te herkennen als zijnde specifiek afkomstig van eiseres. Dat is genoeg.
Ook het gevaar voor verwarring was voor de rechter voldoende aanwezig om inbreuk aan te nemen. 'TV 10' en 'Tien' zijn immers zowel begripsmatig als auditief sterk gelijkend en in beide gevallen gaat het om televisiediensten. Gevaar voor verwarring is daarom niet alleen bij bijvoorbeeld afnemers van reclamezendtijd maar ook bij het brede televisiekijkende publiek reëel. TV 10 had voldoende aangetoond dat na de bekendmaking van de plannen van Talpa al verwarring was ontstaan en TV 10 door het publiek wordt geassocieerd met Talpa.

Als uitsmijter oordeelde de rechter nog dat TV10 B.V. zich ook al louter op grond van haar handelsnaam tegen het gebruik van 'Tien' mag verzetten. Het voeren van een merk dat overeenstemt met een oudere handelsnaam voor identieke diensten is immers onrechtmatig als daardoor verwarring kan ontstaan en die verwarring was reeds aangenomen. (Op dit punt werd die bovengenoemde bonus-beslissing waarschijnlijk weer teruggedraaid…).

Een lang verhaal, maar duidelijk. En erg feitelijk. De rechter vindt het merkgebruik voldoende (al is het echt niet heel veel geweest). En los daarvan: op de handelsnaam zou TV10 het óók hebben gered… Zonder dat laatste zou ik een hoger beroep wel zien zitten: een hogere rechter kan heel goed anders tegen de feiten aankijken. Maar klaarblijkelijk is ook de handelsnaam gewoon in gebruik gebleven. En dat maakt het lastiger, want bij handelsnamen speelt dat leerstuk van het 'normaal gebruik' minder.

Vragen?