TDK – voor al uw sportkleding!

Een aardige merken-uitspraak vandaag van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie. Wat was er aan de hand? Een Deense fabrikant wilde het merk “TDK” inschrijven als (Europees) Gemeenschapsmerk voor warencategorie 25: kleding. De bekende Japanse fabrikant van beeld- en geluidsdragers TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) was daar achtergekomen en had oppositie ingesteld tegen deze voorgenomen inschrijving. Het bijzondere aan de zaak is dat TDK Corp. wel beschikt over het merkrecht op “TDK” maar niet in de warencategorie kleding. Wel voor audioapparatuur en nog zo het een en ander (waaronder, curieus, “Magnetische halssnoeren: gegalvaniseerde magneten tot een halssnoer geregen, en voor een therapeutisch effect gedragen)”.

OHIM, het “Europese merkenbureau”, weigerde niettemin de inschrijving door het Deense bedrijf. De reden? TDK is zeer actief op het gebied van sponsoring (vooral in de sport) en het merk prijkt daarom op menig voetbal- of atletiekshirt. Als een niet aan TDK gelieerde derde partij nu ineens kleding (waaronder mogelijk sportkleding) gaat verkopen onder de naam TDK krijgen ze gratis alle goodwill cadeau die TDK door jaren van sponsoring heeft opgebouwd. Er is gelukkig een bepaling in de Europese Verordening inzake het Gemeenschapsmerk die zich daartegen verzet, en wel artikel 8, lid 5. Dit artikel bepaalt dat inschrijving van een merk kan worden geweigerd indien het overeenstemt met een in de EU of in een lidstaat bekend merk, en door het gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit dat bekende merk. (Binnen het Benelux merkenrecht kennen wij iets soortgelijks in artikel 2.4 sub e BVIE).

Leuk is dat vooral die sponsoring op shirtjes hier de doorslag heeft gegeven. Het Gerecht overwoog terzake: “dat wanneer [de Deense firma] van het aangevraagde merk gebruik maakt voor sportkledij – hetgeen niet uit te sluiten valt-, kan worden aangenomen, gelet op de sponsoring van met name sportevenementen door [TDK], dat deze kledij wordt vervaardigd door, of met een licentie van, [TDK]. Uit deze situatie in se kan prima facie worden geconcludeerd dat het risico dat [de Deense firma] ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de oudere merken, die is gevestigd dankzij [TDK's] activiteiten, inspanningen en investeringen gedurende meer dan 20 jaar, in de toekomst niet hypothetisch is.

Helder (ondanks dat in se en prima facie).

Vragen?