Bustbooster = Boezemvergroter = Beschrijvend

De wetten van de marketing leren dat het goed is als een product een naam heeft die op pakkende wijze verwijst naar waarvoor het product is bedoeld. De consument weet dan waar hij aan toe is en dat verhoogt het “kooplust opwekkend vermogen” van de naam. De regels van het merkenrecht bepalen echter dat een merk niet te beschrijvend mag zijn. Is het dat wél, dan zou aan concurrenten immers de mogelijkheid worden ontnomen simpelweg aan te duiden waar het product voor is bedoeld. Aanduidingen die te beschrijvend zijn worden dan ook ofwel al meteen bij de inschrijving als merk geweigerd, of de rechter kent er een zeer beperkte werking aan toe, vanwege het zogenaamde “gebrek aan onderscheidend vermogen”.

Wie dan ook een borstvergrotings-product op de markt brengt, kan dat maar beter niet “Bust Booster” noemen. De rechter spreekt namelijk ook Engels en weet dus dat dit in feite niets meer of minder betekent dan “boezemvergroter”. In een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Haag blijft de Amerikaanse merkhouder van het EU Gemeenschapsmerk “Instant Bust Booster” dan ook met lege handen achter.

Zowel deze Amerikaanse merkhouder als een Nederlandse bedrijf in “producten op het gebied van gezondheid, sport, afslanken, cosmetica en erotiek” brengen een crème op de markt die beoogt door stimulatie van de bloedsomloop een tijdelijke (enkele uren durende) borstvergroting te bereiken. De Amerikaan vorderde dat het Nederlands bedrijf (tevens houdster van de domeinnamen bustbooster.nl en boezembooster.nl) zou worden bevolen iedere inbreuk op haar merk te staken en de domeinnaamregistraties door te halen.

Het Nederlandse bedrijf wilde de geldigheid van het merk “Instant Bust Booster” nog wel erkennen, maar stelde dat het gedeelte “bust booster” van dat merk beschrijvend is voor zowel haar eigen product als het product van de Amerikaan, met als gevolg dat iedereen het mag gebruiken. Ter onderbouwing was een lijst overgelegd van door het Europese Merkenbureau (OHIM) geweigerde merken, die allemaal het onderdeel “booster” bevatten (waaronder “follicle booster”, “velocity booster”, “biz booster”, etc.).

De Voorzieningenrechter was het hier mee eens, verwijzend naar de roemruchte “Biomild” uitspraak van het HvJEG uit 2004: “Een aanduiding
bestaande uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen de nieuwe woordcombinatie en de loutere som van de bestanddelen waaruit deze bestaat“. Die nieuwe combinatie moet dan vanwege het ongebruikelijke karakter daarvan met betrekking tot de betreffende warencategorie een andere indruk wekken, “zodat het meer is dan de som van die bestanddelen“. Dat doet zich hier niet voor. En ook voor “boezembuster” geldt dat het beschrijvend is voor een borstvergroter, dus ook met dat teken in de domeinnaam wordt geen merkinbreuk gemaakt.

De Amerikaan kan dus beter op zoek naar iets anders. Pakkend en niet te beschrijvend. Power Lift misschien?

Vragen?