Het merk van je concurrent als adword gebruiken: het Hof van Justitie van EG mag het antwoord geven

In hoeverre mag gebruik worden gemaakt van andermans merk en/of handelsnaam als adword? Adwords zijn zoekwoorden die een adverteerder kan opgeven bij zoekmachines zoals Google. Zodra een internetgebruiker één van de adwords intikt bij de zoekmachine, verschijnt automatisch een link naar de advertentie van de adverteerder in een aparte rubriek als “gesponsorde koppeling” op het scherm, bovenin of in een rechterkolom. De advertentie bevat op haar beurt een hyperlink naar de website van de adverteerder. De adverteerder betaalt aan de exploitant van de zoekmachine een bedrag per keer dat een internetgebruiker op zijn advertentie klikt.

Het gebruik van adwords is een nieuwe variant op het vanouds veel bediscussieerde gebied van al dan niet toelaatbare, aan andermans merk refererende reclame. Het onderwerp is al een paar keer in de lagere Nederlandse rechtspraak behandeld, maar het heeft tot nu toe tot verschillende uitkomsten geleid voor wat betreft het antwoord op de vraag of het gebruik van adwords moet worden aangemerkt als gebruik als merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a, b, c of d van het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE), en zo ja of het gebruik inbreuk maakt op het merk van de merkhouder.

De Hoge Raad heeft onlangs een zaak behandeld waarin de vragen met betrekking tot het gebruik van adwords moeten worden beantwoord. De partijen in deze zaak zijn Portakabin, producent en leverancier van mobiele bouwsystemen zoals bouwketen en andere verplaatsbare gebouwen, en Primakabin, ook leverancier van mobiele bouwsystemen onder meer van tweedehands bouwsystemen van Portakabin. Bij het online adverteren, maakt Primakabin gebruik van (gesponsorde) adwords. Wanneer in de zoekmachine een door Primakabin opgegeven adword wordt ingetypt, verschijnt een advertentie met een link naar de website van Primakabin. Primakabin gebruikt onder meer de adwords “portakabin”, “portacabin”, “portokabin” en “portocabin”. Portakabin was het niet eens met dit gebruik van haar merk en heeft tegen Primakabin een rechtszaak aangespannen.

De voorzieningenrechter heeft in eerste instantie in kort geding de door Portakabin gevraagde voorzieningen afgewezen. In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam zich aangesloten bij het oordeel van de voorzieningenrechter en overwogen dat het gebruik van de naam “portakabin” door Primakabin niet kon worden aangemerkt als “gebruik ter onderscheiding van waren of diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a, b en c BVIE. Ook het beroep van Portakabin op artikel 2.20 lid onder d BVIE kon volgens het hof niet slagen, aangezien aan de daarin gestelde voorwaarde niet was voldaan. Door Primakabin werd namelijk geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het gebruik van de merknaam. Daarbij achtte het hof van belang dat Primakabin meer dan 50% van haar omzet haalt uit de verkoop van tweedehands Portakabin cabines.

Anders dan de voorzieningenrechter overwoog het hof dat het gebruik van het merk Portakabin als adword enkel gerechtvaardigd was voor zover er gebruik van werd gemaakt om de tweedehands Portakabin cabines aan de man te brengen en enkel voor zover belangstellenden direct zouden worden doorgeleid naar de subpagina waar de tweedehands Portakabin cabines die door Primakabin werden aangeboden. Het hof heeft Primakabin vervolgens verboden gebruik te maken van een advertentie met de tekst: “gebruikte portakabins” dan wel anderszins het merk Portakabin als soortnaam te gebruiken en Primakabin geboden om bij het gebruikmaken van het adword “portakabin” en alle door haar gebezigde varianten daarop direct door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden.

Tegen het arrest van het hof heeft Portakabin cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft de klachten van Portakabin beoordeeld en heeft besloten deze in behandeling te nemen indien na de uitleg van het Hof van Justitie van Europese Gemeenschap (het HvJEG ) komt vast te staan dat het in het geding bedoelde gebruik van het woord “portakabin” gebruik van het merk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder a, b of c (“gebruik ter onderscheiding van waren”), dan wel in de zin van artikel 2.20 lid 1, onder d (“ander gebruik”) van BVIE. De Hoge Raad maakt gebruik van de mogelijkheid om aan het HvJEG vragen te stellen omdat dezelfde vragen al enige tijd aan de orde zijn in de literatuur en deze door (feiten-)rechters in andere Europese landen verschillend worden beantwoord.

Het HvJEG heeft zich in vergelijkbare gevallen over dezelfde vragen uitgelaten, maar nog niet over het gebruik van adwords. Eén van de bekendste uitspraken van het HvJEG is de BMW/Deenik uitspraak uit 1999. Het HvJEG oordeelde in die zaak dat het zich zonder toestemming van de merkhouder presenteren als verkoper, reparateur of specialist in bepaalde merkproducten te presenteren, het gebruik van het merk voor “dezelfde waren” opleverde. Volgens HvJEG kon een merkhouder echter niet tegenhouden dat iemand zich in advertenties presenteerde als verkoper, reparateur of specialist in bepaalde merkproducten, zo lang daarbij tenminste niet de indruk werd gewekt dat er een commerciële band met de merkhouder bestond.

De BMW/Deenik uitspraak wordt door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in zijn conclusie bij de Portakabin-zaak als richtinggevend geacht. Er valt inderdaad een parallel te trekken tussen de situatie waarin een dealer reclame maakt met het merk van een ander en de situatie waarin een adverteerder op internet de merken van anderen als adwords gebruiken. Er zijn echter ook verschillen te onderkennen. Wat in de Portakabin-zaak de doorslag zal geven, is moeilijk te voorspellen: het HvJEG mag het antwoord geven.

Maria van Bladel is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied internet en IT-recht.

Vragen?