icon

Oh no…! It's the Polymorph!!

Wij besteden op deze pagina's doorgaans weinig aandacht aan het octrooirecht. Deze week is er echter een vonnis gewezen dat te interessant is om te laten liggen. Hoewel het, zoals een octrooirechtelijk vonnis betaamt, vol staat met technisch (in dit geval vooral: chemisch en farmacologisch) jargon, is er een belangwekkende beslissing genomen. Bovendien doet de categorie producten waar het over gaat (“pseudo-polymorfen”) denken aan één van mijn favoriete afleveringen van de BBC science fiction comedy Red Dwarf. Daar ging het over een buitenaards wezen dat de gedaante van ieder denkbaar object kon aannemen. In deze uitspraak gaat het om iets soortgelijks: een medicijn dat onder bepaalde omstandigheden vanzelf kan veranderen in een ánder (en geoctrooieerd) medicijn.

Als ik het goed begrepen heb gaat het om twee vormen van Paroxetine Hydrochloride, namelijk de anhydraat en de hemihydraat-vorm. Op die laatste bestaat een octrooi van de eiser in de procedure. Wat blijkt nu? In medicijntabletten kan “spontaan” een omzetting plaatsvinden van de anhydraat naar de hemihydraatvorm. Dat kan gebeuren bij het “slaan” van de tabletten (hetgeen onder hoge druk plaats vindt) of door zogenaamde “seeding“. Met dat laatste wordt het proces bedoeld dat een thermodynamisch minder stabiele vorm van een verbinding (in dit geval het anhydraat) de neiging heeft zich om te zetten in een stabielere vorm (in dit geval het hemihydraat) in een omgeving, waar al seeds van die stabielere verbinding voorhanden zijn. Klaarblijkelijk is dit een inherente eigenschap van deze polymorfen.

Hoe daar nu octrooirechtelijk mee om te gaan? Als er geen bewuste actie plaatsvindt van de inbreukpleger, kan er dan wel inbreuk zijn?
Buitenlandse octrooirechters hebben zich al eerder over deze kwestie gebogen, o.a. de Amerikaanse Court of Appeals of the Federal Circuit. Judge Gajarsa kwam in die zaak in een concurring opinion tot de volgende analogie:
Paroxetine hemihydrate is geheel synthetisch, gemaakt door mensen. Niettemin is het in staat zichzelf door middel van een natuurlijk proces te reproduceren. We kunnen dit, zo zegt Gajara, vergelijken met wat er zou gebeuren als een geoctrooieerde genetisch gemodificeerde plant, bijvoorbeeld blauw gekleurde maïs in het wild zou worden losgelaten. De wind zou het naar naburige maïsvelden blazen. “The harvest from those fields would soon contain at least some patented blue corn mixed in with the traditional public domain yellow corn, thereby infringing the patent. The wind would continue to blow, and the patented crops would spread throughout the continent, thereby turning most (if not all) North American corn farmers into unintentional, yet inevitable, infringers.” Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de octrooihouder dan bij al die boeren om royalties zou kunnen komen aankloppen.

Deze uitspraak inspireerde de Rechtbank Den Haag tot de volgende beslissing:
“De blijkbaar onvermijdelijke (gedeeltelijke) omzetting wordt veroorzaakt door het bestaan zelf van hemihydraat, een synthetische uitvinding van eiser. Zoals een niet-inventieve variant op de stand van de techniek geen inbreuk kan vormen op een later octrooi (bekend als de Gillette-doctrine), zo valt de uit de anhydraat vorm A of vorm Z (dat tot het publieke domein moet worden gerekend […]) omgezette hemihydraat-vorm niet onder latere octrooibescherming voor hemihydraat in het algemeen.” Dit leidt tot de conclusie dat men gerechtigd moet zijn het uit de stand van de techniek bekende anhydraat te gebruiken, hetgeen niet vervolgens door het hemihydraat-octrooi kan worden verboden.

Kortom: wie een polymorf loslaat op de samenleving moet bedacht zijn op de aan een polymorf inherente consequenties die dat kan hebben. Daar was de crew van de Red Dwarf overigens tot haar schande ook al achter gekomen…

Vragen?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Oh no…! It's the Polymorph!!